Nettoyage du bois mort : marques de commerce inactives en péril à l’annonce du projet pilote en vertu de l’article 45

Écrit par Robert McDonald, Sebastien Gittens, Emily Kettel, Kees de Ridder et David Wainer

Le 12 décembre 2024, la Commission canadienne des oppositions aux marques de commerce (COMC) a annoncé son intention de lancer un projet de pilot en janvier 2025, le registraire des marques de commerce émettra de manière proactive un nombre limité d’avis en vertu de l’article 45 contre les enregistrements de marques de commerce existants dans le but principal d’évaluer combien de ces marques de commerce ne sont plus utilisées.

À ce stade, les inscriptions pour recevoir ces avis seront sélectionnées au hasard parmi celles qui sont enregistrées depuis plus de trois ans. Il est prévu que cent avis en vertu de l’article 45 seront émis en janvier 2025, suivis de cinquante avis en février et en mars 2025.  Le projet sera par la suite réévalué par la COMC afin de déterminer s’il se poursuivra.

Contexte des procédures en vertu de l’article 45

À titre d’information, l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce canadiennes permet au registraire, soit à la demande d’un tiers, soit de sa propre initiative, d’exiger que le propriétaire d’une marque de commerce déposée démontre que la marque de commerce a été employée au Canada au cours des trois dernières années. En l’absence de circonstances particulières, si le propriétaire ne peut prouver une telle utilisation, l’enregistrement de la marque de commerce sera : (1) modifié pour refléter les produits et services réels en liaison avec lesquels la marque de commerce a été utilisée ; ou (2) radié du registre. En supprimant le bois mort, cette procédure vise à s’assurer que le registre canadien des marques de commerce demeure exact et à jour. Elle est particulièrement importante étant donné qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’emploi d’une marque pour obtenir l’enregistrement.

Le projet pilote

Les objectifs de ce projet pilote sont les suivants :

1. promouvoir l’efficacité en supprimant les marques de commerce inactives et rationaliser le processus d’enregistrement en réduisant les objections d’examen inutiles ;
2. rationaliser les décisions relatives à l’image de marque en effaçant les marques de commerce inutilisées, ce qui réduit au minimum les obstacles pour les entreprises qui effectuent des recherches de dédouanement avant le dépôt des marques de commerce ; et
3. assurer l’intégrité du système en créant un registre précis reflétant les marques de commerce réellement utilisées en association avec leurs produits et services.

Le projet enverra des avis en vertu de l’article 45 aux marques de commerce enregistrées depuis au moins trois ans, sélectionnées dans les catégories suivantes :

1. enregistrements fondés sur l’utilisation ;  
2. les homologations fondées sur l’utilisation proposée avec une déclaration d’utilisation ;
3. les enregistrements basés sur l’utilisation et l’enregistrement à l’étranger ;
4. les enregistrements avec plusieurs bases ; et
5. autres enregistrements de plus de trois ans.  

Une fois que le projet aura recueilli suffisamment d’information, la COMC sollicitera les commentaires des intervenants sur :

1. la poursuite du projet pilote ;  
2. cibler des types particuliers d’inscriptions ;
3. si les avis en vertu de l’article 45 devraient porter sur la totalité ou sur certains produits et services dans un enregistrement ; et
4. la possibilité pour le registraire d’effectuer des enquêtes pour vérifier l’utilisation de la marque de commerce avant d’émettre des avis en vertu de l’article 45.

Conclusion

L’annonce de ce projet représente un rappel opportun pour les organisations d’examiner leur portefeuille de propriété intellectuelle et d’envisager la non-utilisation des marques déposées. En particulier, les organisations devraient :

1. s’assurer qu’un agent et un représentant pour le service sont nommés pour s’assurer que la correspondance est reçue et qu’il y est donné suite en temps opportun ;
2. être conscient de l’exigence d’utilisation d’une marque de commerce relativement aux produits et services revendiqués, et conserver la preuve d’un tel usage dans l’éventualité où son enregistrement serait contesté (p. ex., en vertu d’une procédure en vertu de l’article 45) ; et
3. envisager de commencer à utiliser des marques de commerce actuellement inactives.

Si vous avez des questions sur la façon dont votre organisation devrait évaluer son portefeuille de marques de commerce actuel, nous vous invitons à contacter un membre de notre Innovation, Technologie et Branding pratique.

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